이 책은 업무의 일선에서 미국특허소송에 의한 공격과 방어를 경험하는 분들 그리고 미국특허등록을 준비하는 분들에게 도움이 되고자 미국특허소송에서의 주요 쟁점들을 최근 판례를 중심으로 연구, 분석한 글들을 싣고 있다.

미국특허는 기업이 미국시장에서 활동하는 데 있어서 중요한 무기이다. 미국특허를 보유한 기업은 미국시장에서 해당분야의 선두 주자가 될 뿐만 아니라 특허를 수단으로 경쟁기업의 시장참여를 억제할 수도 있다. 특허의 속지주의적 성격으로 인하여 특허의 가치는 시장의 크기에 비례하게 되며, 따라서, 현재 지구상에서 가장 큰 가치를 지닌 특허는 미국특허라고 하겠다. 이것이 세계 각국의 기업이 앞다투어 미국특허를 보유하려고 노력하는 이유이며, 보유한 특허를 방어하기 위하여 소송도 불사하는 이유일 것이다.

최근 30년 동안 놀라운 경제성장을 이룩한 우리나라의 기업인들은 R&D 투자와 특허의 중요성을 재인식하게 되었고, 이를 뒷받침하는 전문가들의 역량도 크게 성장하였다. 이러한 상황에서 최근의 미국특허소송의 주요쟁점들을 설명한 책을 펴내면 도움이 되리라는 생각을 했다.

이 책을 쓰면서 가장 고민했던 것은 판례의 요지를 어떻게 하면 정확하게 우리말로 전달하는가 하는 것이었다. 판례는 흔히 다수의견과 소수의견을 담고 있고, 관련 특허도 다양한 공학 내지 과학분야의 것들이어서 특허의 내용을 이해하고, 판결의 요지를 파악하기 위해서는 신중을 기할 필요가 있었다. 또한 그 요지를 우리말로 설명한 후 다시 읽어보면 본래의 뜻이 잘 전달되지 않은 것을 발견하곤 하였다. 그런 때는 우리말 표현을 몇 번이고 다듬어 미국판례의 요지가 정확히 전달되도록 심혈을 기울였다.

재판부가 다수의견과 소수의견으로 나뉘어 판결을 한 경우에는 물론 “현재의 법”에 해당하는 다수의견의 설명에 주력하였으나, 필요한 경우에는 소수의견도 설명하며 그 미묘한 차이를 부각하려고 노력하였다.

이 책에서 다룬 판례들은 최근 3년간 업계와 법조계, 그리고 학계의 주목을 끌었던 사건(landmark cases)에 대한 판결문들이다. 그러므로, 미국특허법의 쟁점들을 골고루 다루기보다는 최근에 업계에서 분쟁이 야기된 법 문제들을 다루고 있다. 따라서 이 판례들은 근래에 미국특허소송에서는 어떠한 쟁점들이 부각되고 있으며 법원의 재판의 경향은 어떠한가를 짐작하는 데 도움이 될 것이다.

미국특허침해소송에서 피고는 특허의 불침해에 못지 않게 원고의 특허가 무효임을 주장하는 경우가 빈발하고 있다. 원고의 특허가 무효이면 침해 여부를 논할 필요도 없이 피고의 승소로 결론짓게 되기 때문이다. 그런데 특허가 무효로 되는 사유 중에는 그 특허의 출원심사단계에서 주의를 기울였다면 예방할 수 있었던 것들도 적잖이 있으므로 미국특허소송 판례는 미국특허의 출원에 종사하는 분들에게도 참고가 될 것이다.

미국특허소송 판례의 동향은 특허의 분쟁에 휘말릴 수 있는 기업이나, 특허실무를 하고 있는 전문가들이 그 때 그 때 파악하여 이에 대처할 필요가 있다. 그러나 현실적으로는 어려운 점이 있으므로, 미국특허법에 관한 국제학회를 지속적으로 참석하고 있는 필자가 그 동향을 소개하는 역할을 맡고 싶었다. 또한 서적출간에 의해서 정보를 공유하면 중요한 시기를 놓칠 염려가 있으므로 보충적으로 블로그를 활용하는 방안도 생각하고 있다.

아무쪼록 이 책이 관심 있는 분들에게 도움이 되기 바라면서,
2018년 6월
박 준 국

박 준 국
학력:
서울대 법대 졸업
미국 Wake Forest Law School Juris Doctor
미국 George Washington Law School 지적재산권법 석사
미국 연방국제거래법원 Edward De. Re 법원장의 재판연구관
Cushman, Darby & Cushman (Washington, D.C. 소재 지적재산권 법률회사) 변호사
법무법인 세종 특허전문 미국변호사

주요 소송수행 사건:
Texas Instruments Inc. v. Samsung Electronics Co.
Imperial Chemical Industries Ltd. (ICI) v. Danbury Pharma LLC
Hoechst Diafoil Co. v. Cheil Synthetics Co.

저서 및 논문:
Intellectual Property for the Internet (Wiley Law Publications 미국 내 출간)
미국특허실무 (한빛지적소유권센터 국내출간)
Patent Claim Interpretation in the United States. Japan and Korea-A Comparative Analysis (George Washington Law School 학위논문)

Ⅰ 특허적격성(Patent Eligibility)
1. 소프트웨어의 특허적격성 3
Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 2016 U.S. App. LEXIS 8699, 2016 WL 2756255 (Fed. Cir. May 12, 2016).
2016. 5. 12. 연방항소법원(CAFC) 판결
2. 의료진단방법의 특허적격성 7
Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc. (Fed. Cir. 2015).
2015. 6. 12. 연방항소법원(CAFC) 판결
3. 소프트웨어의 특허적격성 11
TLI Communications, LLC v. AV Automotive, LLC, No. 15-1372 (Fed. Cir. May 17, 2016).
2016. 5. 17. 연방항소법원(CAFC) 판결
4. 소프트웨어의 특허적격성 14
Ultramercial, Inc. v. Hulu LLC, No. 2010-1544 (Fed. Cir. Nov. 14, 2014).
2014. 11. 14. 연방항소법원(CAFC) 판결
5. 소프트웨어의 특허적격성 18
Amdocs (Israel) Ltd. v. Openet Telecom Inc. et al., No. 15-1180 (Fed. Cir. Nov. 1, 2016).
2016. 11. 1. 연방항소법원(CAFC) 판결
6. 소프트웨어의 특허적격성 21
BASCOM Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC (Fed. Cir. June 27, 2016).
2016. 6. 27. 연방항소법원(CAFC) 판결
7. 소프트웨어의 특허적격성 25
McRo, Inc. v. Bandai Namco Games America, Inc. No. 15-1080 (Fed. Cir. Sept. 13, 2016).
2016. 9. 13. 연방항소법원(CAFC) 판결
8. 의료기술의 특허적격성 28
Rapid Litigation Management Ltd. v. Cellzdirect, Inc. (Fed. Cir. 2016).
2016. 7. 6. 연방항소법원(CAFC) 판결
9. 질병치료방법의 특허적격성 31
Viveve, Inc. v. Thermigen, LLC (E.D. Tex. 2017).
2017. 4. 20. Texas 연방지방법원 판결
10. 우편물에 관한 정보의 전달방법과 특허적격성 36
Secured Mail Solutions LLC v. Universal Wilde, Inc. (Fed. Cir. 2017).
2017. 10. 16. 연방항소법원(CAFC) 판결
11. 지하철운임 지불용 신용카드와 특허적격성 40
Smart Systems Innovations, LLC v. Chicago Transit Authority (Fed. Cir. 2017).
2017. 10. 18. 연방항소법원(CAFC) 판결
12. 멀티캐스팅 시스템의 특허적격성 44
Two-Way Media, Ltd. v. Comcast Cable Communications, Inc., Nos. 16-2531, 16-2532 (Fed. Cir. Nov. 1, 2017).
2017. 11. 1. 연방항소법원(CAFC) 판결

Ⅱ 특허의 요건
13. 발명의 공개와 증거의 범위 51
Amgen Inc. v. Sanofi, Aventisub LLC, No. 17-1480 (Fed. Cir. 2017).
2017. 10. 5. 연방항소법원(CAFC) 판결
14. 특허기술의 자명성과 객관적 증거 56
Merck Sharp & Dohme Corp. v. Hospira, 2017-1115 (Fed. Circuit 2017).
2017. 10. 26. 연방항소법원(CAFC) 판결
15. 특허요건으로서의 발명의 비자명성 60
Bayer Pharma AG v. Watson Labs., Inc., No. 2016-2169 (Fed. Cir. Nov. 1, 2017).
2017. 11. 1. 연방항소법원(CAFC) 판결

Ⅲ 특허권
16. 특허권의 남용 69
Brulotte v. Thys Co., 397 U.S. 29 (1964).
1964. 11. 16. 연방대법원 판결
Kimble v. Marvel Entertainment, LLC, 576 U.S. _____, 135 S. Ct. 2401 (2015).
2015. 6. 22. 연방대법원 판결
17. 미국 시스템특허의 역외적 효력(NTP v. RIM) 75
NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005).
2005. 8. 2. 연방항소법원(CAFC) 판결
18. CBM(covered business method) 특허의 범위 80
Versata Development Group, Inc. v. SAP America, Inc. (Fed. Cir. 2015).
Unwired Planet LLC v. Google Inc., 841 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2016).
Secure Axcess, LLC v. PNC Bank Nat’l Ass’n et al., No. 2016-1353, 2017 WL 676601 (Fed. Cir. Feb. 21, 2017).
19. 특허권 소진의 범위 85
Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., 581 U.S. 1523 (2017).
2017. 5. 30. 연방대법원 판결
20. 특허권 소진의 범위 88
Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 128 S.Ct. 2109, 86 U.S.P.Q.2d 1673 (2008).
2008. 6. 9. 연방대법원 판결
21. 특허권의 균등적 범위 93
Enzo Biochem Inc. v. Applera Corp. (Fed. Cir. 2017).
2017. 8. 2. 연방항소법원(CAFC) 판결

Ⅳ 특허권의 침해
22. 공동행위자의 방법특허침해 99
Akamai Technologies, Inc., v. Limelight Networks, Inc., -- F.3d -- (Fed. Cir. 2015) (en banc).
2015. 8. 13. 연방항소법원(CAFC) 전원합의부 판결
23. 특허의 무효인식과 유도침해의 성립여부 104
Commil U.S.A. LLC v. Cisco Systems, Inc., 575 U.S. _______ (2015).
2015. 5. 26. 연방대법원 판결
24. 미국특허의 유도침해가 미국관세법 제337조의 위반행위가될 수 있는가? 108
Suprema, Inc. v. U.S. Int’l Trade Comm’n, No. 2012-1170, slip op. (Fed. Cir. Aug. 10, 2015).
2015. 8. 10. 연방항소법원 판결
25. 미국관세법 제337조의 “물품”의 의미 112
ClearCorrect Operating, LLC v. ITC, No. 2014-1527, Slip Op. (Fed. Cir. Nov. 10, 2015).
2015. 11. 10. 연방항소법원(CAFC) 판결
26. 해외에서의 물건의 판매행위가 미국특허의 침해행위가 되는 경우 115
27. 부품수출에 의한 특허의 간접침해의 성립요건 121
Promega Corp. v. Life Technologies Corp., Nos. 13-1011,-1029,-1376 (Fed. Cir. Dec. 15, 2014).
2017. 2. 22. 연방대법원 판결
28. 행위의 분담에 의한 방법특허의 직접침해 126
Medgraph, Inc. v. Medtronic, Inc., No. 15-2019 (Fed. Cir. 2016).
2016. 12. 13. 연방항소법원(CAFC) 판결
Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc., No. 15-2067 (Fed. Cir. 2017).
2017. 1. 12. 연방항소법원(CAFC) 판결
29. 시스템특허의 “사용”에 의한 침해의 요건 130
Intellectual Ventures I LLC v. Motorola Mobility LLC,(Fed. Cir. Sep. 13, 2017).
2017. 9. 13. 연방항소법원(CAFC) 판결
30. 유도침해와 출원심사과정에서의 청구범위축소의 효력 133
Sanofi v. Watson Laboratories, No. 16-2722, 16-2726 (Fed. Cir. 2017).
2017. 11. 9. 연방항소법원(CAFC) 판결

Ⅴ 재판적(Venue)
31. 특허침해소송의 재판적(Venue) 141
TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC No. 16-341 (2017).
2017. 5. 22. 연방대법원 판결
32. 특허침해소송의 재판적(Venue) 145
In re Cray, Inc., __ F.3d __, No. 2017-129 (Fed. Cir. 2017).
2017. 9. 21. 연방항소법원(CAFC) 판결
33. TC Heartland판결과 재판적에 관한 이의신청 149
In re Micron Tech., Inc., No. 2017-138, 2017 U.S. App. LEXIS 22956, at 15-16 (Fed. Cir. Nov. 15, 2017).
2017. 11. 15. 연방항소법원(CAFC) 판결

Ⅵ 특허침해소송의 방어방법
34. On-sale bar의 성립범위 155
The Medicines Co. v. Hospira, Inc. ., Nos. 14-1469, 14-1504 (Fed. Cir. July 11, 2016) (en banc).
2016. 7. 11. 연방항소법원(CAFC) 전원합의부 판결
35. Laches(권리행사 태만)의 효과 160
SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, No. 13-1564 (September 18, 2015).
2017. 3. 21. 연방대법원 판결
36. 특허침해소송의 방어방법으로서의 피고의 IPR절차 신청 167
37. Ensnarement (선행기술 구속금지) 방어 171
Jang v. Boston Scientific Corp., 2016-1575, slip op. (Fed. Cir. Sept. 29, 2017).
2017. 9. 29. 연방항소법원(CAFC) 판결
38. 출원인의 불성실행위와 특허권의 행사불가 175
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. v. Merus N.V., No. 2016-1346, slip op. (Fed. Cir. 2017).
2017. 7. 27. 연방항소법원(CAFC) 판결

Ⅶ 특허침해에 대한 구제
39. 고의적 침해와 증액배상 183
Halo Electronics, Inc., v. Pulse Electronics, Inc. and Stryker Corp. v. Zimmer, Inc. (2016).
2016. 6. 13. 대법원판결
40. 디자인특허침해의 경우 “제조물”의 범위 188
Samsung Electronics Co., Ltd., et al. v. Apple Inc., 580 U.S. ____, No. 15-777, slip op. (Dec. 6. 2016).
2016. 12. 6. 연방대법원 판결
41. 특허침해금지명령과 회복할 수 없는 손해 191
Genband US LLC v. Metaswitch Networks Corp., No. 2017-1148 (Fed. Cir. 2017).
2017. 7. 10. 연방항소법원(CAFC) 판결

Ⅷ 기 타
42. IPR절차에서의 미국특허청의 권한 197
Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 579 U.S. _____ (2016).
2016. 6. 20. 연방대법원 판결
43. 항소심법원의 권한 201
Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co., Ltd., No. 2015-1171, slip op. at 8 (Fed. Cir. Oct. 7, 2016) (en banc).
2016. 10. 7. 연방항소법원 전원합의부 판결
44. 연방지방법원에의 불복제소와 출원인의 비용부담 204
Nantkwest, Inc. v. Matal (Fed. Cir. 2017).
2017. 6. 연방항소법원(CAFC) 판결

부록
Appendix L Consolidated Patent Laws 209